공판은 Aegis Spine 변론 및 판사 질의 20분, Life Spine 변론 및 판사 질의 20분으로 진행되었는데, Life Spine이 몇분을 더 사용해서 마지막에 8분 정도 Aegis Spine이 추가 반박하였다.
Aegis Spine의 대리인은 Life Spine 제품은 특허에 공개된 자료이며 이것은 영업기밀이 아니기에 판매금지가처분 결정은 법적 오류라고 주장했다.
"특허 명세서와 도면을 통해 당업자가 발명을 실시할 수 있도록 개시되어야 한다는 것이 특허법 112조인데, 당업자가 특허를 보고 논란의 핵심이 되는 11mm라는 사이즈를 알아내는 것은 어렵지 않다. 전문가도 인간의 척추 간격의 일반적인 크기 때문에 이 크기의 척추 임플란트는 일반적으로 11mm의 영역에 있다고 이 주장을 서포트하고 있으며, 특허만 보더라도 이 사이즈가 약 11mm라는 것을 알 수 있다. 또한 이것은 Life Spine의 전신에 해당하는 Concorde 제품에도 나타나있다."
"Aegis Spine의 제품 판매는 기밀조항의 적용을 받지만 병원과 의사에 판매된 제품은 기밀이 아니다."
"Life Spine 제품과 Aegis Spine 제품은 동일하지는 않다. 그립을 느슨하게 하는 동작만 작동하고 다른 동작은 전혀 작동하지 않는다. 그리고 XT가 아닌 다른 installer는 다른 제품에서는 동작하지 않는다."
이에 대한 판사의 의견은 다음과 같다.
"법적 오류로는 보이지 않으며, 특허가 cage와 installer의 정확한 사이즈를 공개하지는 않았으며, 척추임플란트는 영업담당자가 수술실에서 참관해야 하므로 의사가 구체적인 사이즈를 재는 것은 불가능하다. 그리고 Life Spine 제품이 다른 회사 제품과는 연결이 되지 않는데, Aegis Spine제품과는 연결이 잘되기 때문에 그거면 어느정도 충분한 증거라고 생각한다."
Life Spine의 대리인은 지방법원의 결정은 판사의 재량권 남용이 아니며 옳다고 주장했다.
"Life Spine제품은 서로 맞물리고 척추 내에서 작동할 수 있도록 하는 디자인이기 때문에 사이즈와 디자인이 매우 중요해서 영업비밀에 속한다."
"Life Spine은영업 비밀을 보호하기 위해 유통업체 담당자는 수술실로 cage를 가져가서 수술과정에서 제품이 척추로 삽입되는 것을 확인해야 하며 연구목적으로 사용하려고 한다면 비밀유지 계약서를 체결해야 한다."
"특허를 보고 제품을 만들 수 있다면 엘앤케이바이오는 2016년부터 2018년 12월까지 제품개발에 왜 실패했을까?"
"Life Spine과 Aegis Spine 사이의 DBA는 2018년 8월에 만료되었지만 이후에도 제품을 판매했기 때문에 계약이 존속된 것이다."
"Aegis Spine과 엘앤케이바이오는 12월 이전이 여름부터 Life Spine제품을 사용하여 테스트하고 있었다는 이메일 증거가 있다."
"손해에 대해서는 시장 점유율 하락, 고객 이탈 등으로 구체적으로 수치화하기가 힘들다"
이에 대한 판사의 의견은 다음과 같다.
"DBA는 만료되었으므로 만료된 계약에 비밀유지와 관련된 계약서 조항을 적용하기는 힘들어보이며, Aegis Spine은 2018년 12월에 45개의 제품을 구매했기 때문에 그것을 가지고 리버스엔지니어링을 할 수 있으므로 이것은 영업비밀은 아니다. 시장 점유율 하락, 고객 이탈이 있는데 회사의 핵심제품이라면서 이것을 수치화하지 못하다는 것은 이해가 되지 않는다."
공판 녹취록을 들어보고, 나름대로 해석해보면 양측 주장의 치명적인 오류들이 하나씩 있다.
Aegis Spine은 계약 만료 전의 이메일 증거자료가 있는 것이며,
Life Spine은 손해에 대해서 수치화를 하지 못한다는 것이다.
항소법원 판사는 판매금지결정까지 필요한 사안인지는 모르겠으며, 이 문제는 손해배상을 수치화해서 해결하면 되는 것처럼 생각하고 있는 듯하다.
즉, 나는 Life Spine과 Aegis Spine 소송의 결말은 Life Spine이 이길 확률이 높아보인다. 하지만 판매금지가처분 결정은 취소될 가능성이 좀더 커보인다.
Aegis Spine이 소송을 뒤집기 위해서는 2가지 사안을 극복해야 한다.
첫번쨰는 계약 만료 전의 Life Spine 제품에 대한 테스트가 담긴 이메일 증거가 영업기밀이 아니라고 입증해야 한다.
두번째는, 2018년 12월에 45개의 제품을 획득하여 제품을 개발했다는 증거가 필요하다.
이 두가지에 대해서는 반박할 논리나 증거가 없기 때문에 아직까지 별다른 주장을 못한다고 추정된다.
이번 공판에서 Jones Day의 Mr. Gregory A. Castanias 변호사가 Aegis Spine의 변론을 맡았고, Quinn Emanuel의 Mr. Jonathan C. Bunge 변호사가 Life Spine을 변론했다.
Mr. Gregory A. Castanias은 일전에 알아본대로 Jones Day's Federal Circuit team의 리더이며, 항소 및 지식재산권 소송 경험이 30년에 달하는 엄청난 베테랑이다.
Mr. Jonathan C. Bunge은 Quinn Emanuel 시카고 사무소의 관리 파트너이며, 주로 상업 분쟁, 비경쟁 및 영업 비밀 분쟁, 제품 사건 등의 사건을 담당했다. 그리고 다수의 연방 및 항소법원에서 20건 이상의 항소 사건을 변론하였으며 대부분 성공을 한 변호사다.
변호사의 이력만 봐도 이번 항소의 포인트를 어림짐작할 수 있다. Jones Day는 특허권에 초점을 둔 전략이며, Quinn Emanuel은 영업 비밀 분쟁에 초점을 둔 전략을 가지고 항소에 임하고 있다.
녹취록을 듣고 transcript을 적어보았다. 원래 이정도까지 할 생각은 없었지만 엘앤케이바이오에 관심을 가지는 분들이 많고, 주주정보 공유차원에서 주말동안 시간을 할애하여 작업하였다. 완벽한 번역은 아니지만 어느 정도 이해하는데 도움은 될 것이라 판단한다.
시작은 판사의 인사와 함께 Aegis Spine부터 발언을 시작한다.
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "지방법원의 가처분 결정은 최소한 다음의 세가지 이유로 파기환송되어야 합니다. 첫째, 비밀이 없었다. Life Spine의 제품을 copy한 것으로 주장하는 것에는 비밀이나 기밀이 없습니다. 그것은 법적으로 사실입니다. Life Spine은 어떠한 기밀제한 없이 병원과 와과의사들에게 판매되었습니다. 그리고 Life Spine 특허 도면과 명세서에도 나타나있습니다. 따라서 지방법원의 판결은 법적 오류로 보입니다. 두번쨰, 그 법적인 오류가 다른 고려사항에도 스며들었기 때문에 다른 고려사항도 다시 봐야 합니다. 세번째, 기밀 및 영업 비밀과 관련이 없는 근거로 Life Spine의 가처분 결정을 받기 위한 노력은 가처분 결정을 뒷받침하는 사유가 될 수 없습니다."
판사1: "법원의 법적 오류라고 하는데 이 문제는 영업비밀로 구성된 세가지 다른 카테고리에 의해서 법원의 사실적 판단이었고 , 이것은 법적 오류가 아니었나요? 당신 말이 맞다면, 그것은 지방법원 판사가 법을 잘 이해하지 못하는 것을 말합니다. 그러나 지방법원 판사는 문제의 정보가 공개되지 않았으며 특히 영업비밀의 정의에 해당한다고 사실에 입각한 결정을 내렸습니다. 당신는 이것을 법적 문제로 끌고가려고 하는 것이고 분명히 잘못된 것이 있기 때문에 새로운 검토를 원한다는 것을 이해합니다. 그러나 나는 이것이 법적 문제인지 모르겠네요. "
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "이러한 문제들에 관한 사실들은 논쟁의 여지가 없기 때문에 이것은 법의 문제로 해결된다고 말함으로써 이에 대해 답변하겠습니다."
판사1: 논쟁거리가 없다고요?
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "특허에 공개된 것은 논란의 여지가 없는 내용입니다. "
판사1: "당신은 문제가 되는 의료 기기의 정확한 너비 및 구성 요소 및 하위 구성 요소가 과거에 공개되지 않았다는 점에 대해 이의를 제기하지 않는다고 말한 것이 맞나요?
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "예, 하지만 자격이 있어야 합니다. 왜 그런지 설명하겠습니다. 특허에서 언급된 특정 숫자들이 없음을 인정합니다."
판사1: "특허가 케이지와 installer의 정확한 너비를 공개하지 않는다는데 동의하나요? 그리고 자격만으로 얘기하는 것은 법원의 판결에 사실적 분쟁이 있다는 것을 보여준다고 생각합니다."
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "우리는 법원의 판결이 명백한 오류라고 말한 것은 아닙니다. 이것을 사실적인 관점으로 본다면 분명히 잘못된 것입니다. 판사님이 특허를 잘 모르시겠지만, 특허로 설명해보겠습니다."
판사1: "저는 과거 지방법원에서 특허 업무를 많이 했서 잘 압니다."
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "특허법 112조는 특허권자에 관한 것이며, 특허를 대중에게 공개합니다. Life Spine의 특허 명세서의 실시예는 다양한 임플란트 및 임플란트 구성요소의 구성 및 배열은 단지 예시입니다. 몇몇 실시예가 상세하게 설명되었고 당업자는 이것을 토대로 다양한 요소의 변형 및 크기, 너비, 구조, 모양 및 비율, 매개변수의 값, 장착 배열, 재료, 색상, 방향 등을 쉽게 변경할 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 특허 청구항의 권리범위도 이러한 변경까지도 속합니다. 즉, 당업자는 특허를 보고 너비가 얼마인지 알 수 있습니다. 전문가의 증언도 그렇다고 진술했습니다."
판사1: "나는 특허에서 말하는 것으로는 당업자가 너비가 얼마인지 하위 부품이 어떻게 결합되는지 정확히 알고 있다고 생각하지 않습니다"
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "저는 그 의견에는 동의하지 않습니다. 제 설명을 들어보면 제 의견에 동의하실 수 있다고 생각합니다. 이 특허는 모든 부품, 모든 상호 연결에 대해서 개시하고 있습니다. 남은 것은 치수입니다. 크기에 대해서 두 가지 정보가지 정보를 알고 있습니다. 첫번째, 전문가가 말하길, 인간의 척추 간격의 일반적인 크기 때문에 이 크기의 척추 임플란트는 일반적으로 11mm의 영역에 있다고 말했습니다. 그리고 특허만 보더라도 너비가 약 11mm라는 것을 알 수 있습니다. 특허가 아니더라도, 다른 정보도 있습니다. Aegis Spine의 제품 판매는 기밀조항의 적용을 받습니다. 하지만 병원과 의사에 판매된 제품은 기밀이 아닙니다."
판사1: "그것은 제 3자입니다."
판사2: "척추임플란트는 박스로 병원으로 납품되고, 수술실의 무균 영역에서만 개봉해서 의사가 척추임플란트를 환자의 등에 삽입합니다. 따라서 병원이나 외과의사가 기기를 사용하여 너비를 측정할 기회가 없습니다. 그리고 영업 담당자가 수술실에 있으며 수술대와는 10피트 떨어져있습니다. "
판사1: "의사가 너비를 측정하기 위해서는 영업 담당자가 동의해야 합니다. 그것은 의료 기기를 보호하기 위한 많은 보호 수단입니다."
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "다른 판례를 보면, 자판기를 구매한 사람이 기밀 유지 계약 대상이었지만, 모든 사람들이 이를 다른 기관에 공개할 것이라는 사실을 알고 있었습니다. 이 사건은 이 판례와 유사합니다."
판사2: "자판기는 멸균되지 않습니다."
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "멸균은 외관상의 한 부분입니다. 솔직히 말해서 판사님이 특허 명세서와 도면을 보고 그들의 인터넷 사이트를 보면 대략적인 너비를 알 수 있습니다."
판사1: "그것이 시작점인 것은 인정합니다. 하지만 Life Spine이 주장하는 기밀 및 영업 비밀 부분, 너비, 상호 연결은 공개되지 않았습니다. 지방법원 판사도 이점을 고려했었고, 하지만 이것이 영업 비밀임을 뒷받침하는 다른 모든 증언을 찾았습니다."
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "저는 판사가 실수를 했다는 확고한 확신이 있다는 것을 설명하고 싶습니다. 특허를 보고 전문가가 말하기를 "특허에 있는 상단 플레이트, 하단 플레이트, 내부, 경사로, 후방 경사로 및 나사가 제품과 유사해보입니다"가 보입니다. 판례의 의하면 영업비밀은 특허에 없는 구체적인 비밀을 보여줘야 하는데 Life Spine은 그렇게 하지 못했습니다."
판사1: "특허에서 구성 요소와 하위 구성 요소의 정확한 치수와 상호 연결 방법이 어디에 있나요? 즉, 영업비밀의 모든 것을 특허에 담지 않았다는 것이 지방법원 판사가 내린 판결의 핵심입니다."
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "특허의 도면 87은 모든 것이 어떻게 연결되고 결합되는지에 대해 나타나 있습니다. 이 도면에는 치수가 나타나 있지 않습니다. 하지만 전문가의 진술에서 11mm라는 숫자가 나왔습니다. 이것은 영업비밀 이전에, 특허 이전에 존재하는 것입니다. 이 너비를 20mm로 만들 수는 없습니다. 그렇게 한다면 다른 모든 것이 맞지 않기 때문입니다. 특허에서도 이러한 내용을 얘기하고 있고 그것은 공개된 정보입니다."
판사2: "특허 보면과 다른 정보를 통해서 구성 부품의 정확한 너비가 나온다는 결론은 어떻게 나온 것입니까?
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "우리의 전문가 의견으로는 임플란트의 치수가 30년 이상 동안 표준이라고 말했습니다. 척추에 맞도록 너비가 11mm가 되어야 합니다. 11mm는 척추 케이지의 일반적인 너비입니다. 이는 Life Spine과 실질적으로 동등한 과거 회사인 Concorde 제품에도 나타나 있습니다."
판사2: "당신 전문가의 의견만이 당신의 주장을 뒷받침한다고 생각합니다. 하지만 저도 그 전문가의 의견을 읽어보았지만, 그 전문가는 그것이 시작점이 된다고 생각하지 않아보입니다. "
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "자료의 128페이지를 보면, ProLift 수술가이드가 있는데 거기에 측정값도 구체적으로 나열되어 있습니다."
판사1: "하지만 거기에는 정확한 측정값도 없습니다. 특히 ProLift의 사양이 특허로부터 쉽게 도출되지 않는다는 것이Life Spine 관계자의 의견입니다."
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "그것은 Life Spine의 의견입니다. 반대로, AccelFix-XT도 같은 너비가 아닙니다."
판사1: "다른 제조업체의 다른 installer와 케이지가 맞지 않는데 Aegis Spine과 Life Spine 제품은 서로 잘 맞기 때문에 그거면 충분합니다."
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "installer과 맞는 것은 사실입니다. installer는 끝에 집게가 있고 중간에 육각 나사 드라이버가 있는 긴 튜브입니다. 그래서 먼저 집게로 연결합니다. 그런 다음 hex lib 드라이버를 사용하여 확장할 수 있습니다. 자동차 잭 같아요. 그것은 현대의 유압식 자동차 잭과 같은 방식입니다. 그러나 installer과 완벽하게 연결이 되지 않았다는 것이 저희 전문가 의견입니다. 있습니다. Mr. Rational(Life Spine Expert로 추측)은 이 부분에 대해 입장을 제대로 밝히지 않았습니다. 연결된다는 것은 헥사 로프 스크루드라이버, 일반 스크루드라이버 및 집게가 느슨한 그립을 얻을 수 있었다는 것 밖입니다. 흥미로운 점은 다른 방법은 전혀 작동하지 않고 다른 installer는 다른 제품에서는 동작하지 않는다는 것입니다. Life Spine사이트에는 영업비밀보호를 받는 케이지가 없는 것일까요? 다시 말해, 왜 케이지가 영업비밀 영역이 아닌 특허 영역에서 다투는 것일까요? "
판사1: "특허가 등록된다고 전체 장치와 장치의 모든 측면이 영업 비밀을 포기한다고 주장하는 것은 아닙니다."
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "네, 제가 하고 싶은 말은 특허 가능한 요소를 필터링하는데 Life Spine 의견은 관계가 없다는 것입니다. 그리고 Life Spine측의 전문가는 왜 Aegis Spine 제품이 그들의 기기와 같다고 하지 않고 실질적으로 동등하다고만 했을까요? 우리 기기가 그들의 기기와 같다고 말하지 않고 실질적으로 동등하다고만 말할 수 있었을까요? 우리가 Aegis Spine제품이 Life Spine의 전신인 Concorde 제품과 실질적으로 동등한 표현하고 동일합니다. 이것은 FDA에 따라 그렇게 표현하는 것입니다. 과 동일한 표현입니다. 마지막으로 Life Spine은 왜 Life Spine 제품의 본질적인 특성에 대해 논하지 않고 영업비밀로 다루고 있을까요? 이상입니다."
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "저는 Life Spine의 변론을 담당하는 Jonathan Bunge입니다. 지방법원에서의 결정은 판사의 재량권 남용이 아닙니다. 따라서 판매금지가처분 결정이 맞다고 확인해주시기 바랍니다.
판사1: "당신은 이 사안이 지방법원 판사의 결정이 법적 이슈가 아니라 사실적 결정이 맞다는 것에 동의하나요?"
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "100% 동의합니다. 여기서 이슈는 영업비밀이냐 특허인지입니다. 지방법원 판사, 우리쪽 전문가, 증인은 그 치수가 제품의 특징이라고 했습니다. 특허는 정확한 사양과 너비를 공개합니다. 사실입니다. Aegis Spine이 말하는 특허 도면을 보면 핵심 확장 메커니즘인 정교한 mm 측정에 대해서는 개시되어 있지 않습니다. Life Spine제품은 척추뼈를 분리하기 위해 확장할 수 있어야 하는 매우 작은 장치로 일단 확장되면 환자의 평생 동안 유지됩니다. 릅니다. 따라서 매우 구체적이고 정확해야 합니다. 여기서 너비는 mm보다 더 정교합니다. 즉, 머리카락 너비 정도입니다."
판사2: "이것이 양측의 접근 방식의 진정한 차이라고 생각햡니다."
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "Aegis Spine은 특허에 존재하지 앟는 것이 영업비밀이 된다고 말하고 있습니다. Life Spine제품은 서로 맞물리고 척추 내에서 작동할 수 있도록 하는 디자인이기 때문에 너비와 디자인이 매우 중요합니다."
판사2: "양측의 브리프는 모두 훌륭합니다. 질문할게요.Aegis Spine 증인 Mr. Knapp은 최종 사용자가 외과의사, 병원, 기관 등이라고 증언했습니다. 그들은 장치를 다루는 기밀 유지 계약에 서명하지 않았습니다. 기밀성은 유통업자 수준에서 더 높습니다. 정형 외과 척추 수술에 중점을 둔 연구 대학이나 연구 병원과 같은 최종 사용자가 장치를 가져 와서 연구하고 치수를 캡처하고 현미경 등을 자유롭게 사용할 수 있다는 것을 의미합니까?"
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "아니오, 그렇지 않습니다. 예를 들어 지방 법원의 증인들의 자료를 참고하시면 됩니다. Life Spine이 병원에 제품을 판매하는 것이 의미하는 바는 유통업체 모두 Aegis Spine과 동일하거나 유사한 계약을 갖고 있다는 것입니다. 유통업체는 수술실로 패키지를 그곳으로 가져가는 것입니다. 그리고 증인들은 수술 중 수술실에 유통업체 담당자는 수술과정에서 제품이 척추로 삽입되는 것을 확인해야 한다고 증언하였습니다."
판사2: "니가 말하는 것은 그런 일은 발생하지 않을 것이라고 답변하는 것으로 보이네요. 누군가 연구 목적으로 하나를 원하면기밀 유지 계약에 서명해야 하는게 맞나요?"
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "그것은 맞습니다."
판사1: "최종 사용자가 다른 목적으로 이 장치를 가져갔다는 증거가 있습니까? 수술 목적 외?"
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "아니,요. 증거가 전혀 없습니다."
판사2: "Aegis는 기밀 유지 계약에 서명하지 않습니까?"
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "아니요, 그들은 하지 않습니다. Life Spine은 제품을 수술실로 가져가기 전에 전에 허리 수술을 받으러 가는 사람에게 NDA에 서명하도록 해야 한다는 요점을 강조합니다. 우리의 유통업자가 수술실에서 수술을 지켜보고, Life Spine제품이 이 환자의 척추와 삽입되는지 지켜봅니다. "
판사1: "기기가 직접 병원으로 보내지거나 세트가 유통업체에 보내져 수술 시 병원으로 가져가나요?"
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "100% 확신할 수 없습니다만 수술시 유통업자와 함께 하는 것으로 생각합니다. 하지만 그들이 때때로 미리 무엇을 보내는지 모르겠습니다. 내가 아는 것은 그것이 무균 포장에 들어있다는 것입니다. 그리고 수술이 진행될 때까지 멸균 포장을 개봉하지 않습니다."
판사2: "수술 건별로 병원에 판매되는게 맞나요?"
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "맞습니다. 이것은 매우 전문화된 제품이며 비용이 많이 드는 절차이므로 병원에서는 재고를 가지고 있지 않습니다. 그리고 Life Spine은 우리의 영업 비밀을 보호하기 위해 수탁자가 수술실까지 가져가도록 합니다. 제품 사양설명서 없이는 누구도 이와 같은 것을 만들 수 없습니다. 특허가 어떻게든 고도로 정교한 이 제품을 만들기 위한 레시피이거나 누구나 손에 넣을 수 있다는 이 전체 아이디어는 중요하다고 생각합니다. 이 사건의 사실관계를 잘 보세요. Aegis Spine은 2016년은 익스팬더블 케이지가 필요하다고 느꼈고, 우리 특허도 확인했습니다. 하지만 그들은 2018년 12월 18일까지 2년 반 동안 제품 개발에 실패했습니다. 그래서 특허가 레시피라면 테스트 및 작동 방식을 파악하기 전까지는 만들 수 없었는데 비밀리에 제품을 입수한 이후 2019년 봄에 제품을 개발했습니다. 여기서 무슨 일이 일어났는지 뻔합니다."
판사2: "DBA에 대해서 질문하겠습니다. 계약의 만료는 당신의 관점에서 중요합니까? Aegis Spine은 최소한 공식적으로는 기밀 유지 계약 만료 후에 판매되었습니다."
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "네, 그렇습니다. 나는 그것이 당신 앞에서 사건의 해결 측면에서 중요하다고 생각하지 않습니다. DBA는 2018년 8월에 만료되었습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 제품을 판매하고 있었기 때문에 당사자들이 계약 조건이 여전히 유효하다는 것을 이해했다는 많은 증언이 있습니다. 계약서의 15조항을 보면 공급은 비밀유지 조항, 수탁자의 의무 조항에 적용되는 존속 조항입니다."
판사2: "나는 계약기간이 만료된 2018년 12월 판매분에 이 계약이 적용되는지는 잘 모르겠네요. 그리고 당신은 만료된 계약에 있는 조항을 적용할 수 없습니다."
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "저는 두 회사가 제품을 계속 공급한다면 그 계약은 적용가능하다고 생각합니다. 이런 산업에서는 흔한 일입니다. 또 다른 요점은 영업비밀 주장이 계약에 근거한 주장은 아니며, 그들이 우리의 영업 비밀을 훔쳤다는 주장일 뿐이며, 이는 법 위반입니다."
판사2: "그러나 그들이 장치를 가지고 있다면, 공개 시장에서 장치를 사서 특허와 장치를 비교할 수 있다면 그렇지 않습니다. 그리고 우리는 그들이 테스트 데이터를 어디에서 생각해 냈는지 모릅니다. 그렇죠? 그들이 기기를 가져갔고, 기기를 사용하여 테스트 데이터를 수행한 다음, 최소한 FDA로 제출했다고 생각하고 있습니다. 하지만 기기를 구입했다면 무엇이든 원하는 대로 할 수 있었습니다 45개를 사면 분해하고 측정하고 연구하고 테스트 데이터를 수행할 수 있습니다. 그들은 원하는 모든 것을 할 수 있었습니다. 그리고 그 시점에 특허 정보를 가지고 있습니다. 즉, 영업비밀은 없습니다."
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "나는 당신의 요점을 이해하며 좋은 포인트입니다. 분명히 수탁자의 의무는 계약 만료가 지났어도 적용되며, 그것이 법에 따라 계약서의 15조항에 근거한다고 생각합니다. 제가 말하고 싶은 또 다른 요점은 이 모든 문제가 이 소송을 위해 만들어진 허구라는 것입니다. Aegis Spine은 어떤한 기록이 없기 때문에 여기서 일어난 일이 2018년 12월에 45개의 임플란트를 얻었다고 말하고 있습니다. 말하는 아이기스를 보게 될 것입니다. 그리고 그들은 리버스 엔지니어링을 했습니다. 그러나 그것은 그들의 방어논리가 아닙니다. 그들은 그런 말을 전혀 한 적이 없습니다. 그들은 우리가 어떤 것도 리버스 엔지니어링한 적이 없다고 말했습니다. 그들은 한국으로 보낸 제품을 상자에서 꺼내지 않았습니다."
판사3: "네, 당신은 카피 행위가 12월이 아닌 5월이나 6월에 시작되었다고 생각합니까?"
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "네, 지방법원은 리버스 엔지니어링이 있다고 판단했습니다. 그것은 여러 가지 이유로 명백합니다. 하나는 우리가 그들에게 작품을 보내주는 것이지, 우리가 그들에게 제품을 보내지 않는다는 것입니다. 그들은 한국에서 제품의 거리를 측정하고, Life Spine을 속이더라도 아무도 그것을 알 수 없습니다. LNK가 말하는 우리가 제품을 열지 않았다고 말하는 것에 대해서 판사는 그 증언이 어떠한 신비엉도 없다는 결론을 내렸습니다. 판사는 그 증인을 보았고, 교차 심문도 했습니다. 증인은 제품에 무슨 일이 일어났는지 설명할 수 없으며 배송 기록도 없다고 하는데 그것은 말도 안 됩니다. 그 외에도 2018년 10월 PowerPoint 프레젠테이션에서 우리 제품에 대한 테스트 데이터가 LNK와 이지스 서로 의견을 주고 받았습니다. "
판사1: "그리고 그것은 그들이 45개 제품을 받기 전이었습니다. 그리고 그것은 정확히 맞습니다. 두 달 전입니다. 그리고 그들은 지방 법원이 5월 20일에 찾은 것으로 생각하는 installer 에 대한 정보가 포함된 이메일을 받았습니다."
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "네, 그것도 2018년 여름이었습니다. 그리고 Aegis는 LNK에게 installer를 보냈습니다. 여름의 이메일 내용을 보면 Aegis는 Life Spine의 installer를 카피해서 몇시간동안 사용했다는 내용과 테스트 데이터도 있습니다. Aegis과 LNK에게 제품을 디자인하기 위한 정보를 보냈습니다."
판사2: "모든 것을 수치화하기는 어렵겠지만 피해규모에 대해 얘기를 들어볼까요?"
판사1: "법원이 영업비밀 추정에 잘못된 기준을 적용한 것처럼 보인다는 내용부터 살펴볼까요?"
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "네, 지방법원 판사는 추정이 적용된다고 말했습니다. 그리고 저와 저는 법에 따라 가정이 반드시 명확하지 않다는 것이 있다고 믿습니다."
판사1: "Flava에서는 추정이 없다고 아주 명확하게 말하고 있습니다."
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "네, 추정애 대해서 Aegis는 그 주장을 포기했습니다. 그리고 더 중요한 것은 Aegis는 영업 비밀에 대한 추정이 있다고 말하지만 계약의 기밀 조항에 대한 추정도 있습니다. 피해규모에 대해서는 시장점유율의 하락을 보면 알 수 있습니다."
판사2: "시장 손실이 있고 고객 손실이 있고 영업권 손실이 있습니다. 그것은 수치화할 수 있습니다. 왜 판매금지명령이 필요한건가요?"
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "시장점유율이 사라지는 것은 실제로 파악하기가 힘듭니다. Aegis Spine 제품 때문에 가질 수 없는 비지니스를 계산하기는 힘듭니다 이것이 바로 고객의 손실, 시장 점유율의 손실 등의 이유입니다."
판사2: "그 점이 바로 당신이 이기기 힘든 이유라고 생각합니다. 당신이 한 말을 되짚어 보면, 이 제품이 Life Spine의 주력 제품이라고 하는데 당신의 이것을 계속 지켜보고 있고 누군가가 모방할 수 있습니다. 당신은 그런 관점에서 이 모든 일을 하고 있습니다. 당신은 소송에서 그런 얘기를 하지 않았는데 그것이 간단하지 않다고 이야기 하는 것이 놀랍습니다. 당신이 규모를 수치화할 수 없다고 믿을 수 없습니다."
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "판사님, 제가 할 수 있는 말은 지방 법원이 판결한 바와 같이 고객 손실, 영업권 손실, 특히 시장 점유율 손실의 경우 부분적으로 파악하기 어렵기 때문에 이러한 유형의 회복할 수 없는 피해가 받아들여졌다는 것뿐입니다. 우리 제품이 망가지지 않았다면 무슨 일이 일어났을지도 모릅니다."
판사1: "지방법원도 명예훼손에 의존하지 않았습니까?"
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "예."
판사1: "법에 따라 수익을 창출하는 것이 더 어렵다고 생각하는 것은 무엇입니까?"
Mr. Jonathan C. Bunge (Life Spine): "네, 맞습니다. 지방법원 판사가 말한 것처럼 우리는 틈새 제품, 전문 제품을 생산합니다. 따라서 우리는 병원에 제품을 판매하려고 할 떄 평판이 매우 중요합니다. 딩신이 작은 회사에 있다고 한다면, 독특한 틈새 제품을 만들어 팔기 위해서는 평판이 중요합니다. 시간 내 주셔서 대단히 감사합니다"
판사2: "감사합니다. Mr. Gregory A. Castanias 몇분의 발언시간을 더 드리겠습니다."
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "감사합니다, 판사님. 간단하게 몇가지 포인트만 얘기하겠습니다. 첫째, 우리 제품은 동일하지 않습니다. Life Spine에서 주장한 의견은 실질적 동등성입니다. 두 번째, 이것은 비밀로 유지되지 않았습니다. 이 장치는 무역 박람회에 전시되었습니다. 그들은 사람들이 보고 있다고 말했지만 사람들이 그것을 만질 수 있었습니다."
판사2: "그러나 무역 박람회에서 무언가를 다루거나 무언가를 본다고 해서 나노 밀리미터 측정값을 얻을 수는 없습니다."
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "심지어 시체 연구실에서 척추에 이식된 것을 보여주는 곳도 있었습니다. 그리고 Life Spine이 특허에서 중요한 내용을 모두 공개하지 않았다면 모든 것을 공개해야하는 특허법 112조의 베스트 모드 요구 사항, 활성화 요구 사항 및 서면 설명 요구 사항을 위반한 것입니다. 우리가 말하고 싶은 것은 이것에 대한 소송이 있을 경우, Life Spine특허를 우리에게 가져와 대중에게 공개한 것이 우리가 침해하는 것인 이유를 말하라는 것입니다. 저는 그들이 그렇게 하기를 원하지 않는다고 생각합니다. 왜냐하면 제가 방금 말한 이유로 이 특허를 유효성 테스트에 적용하고 싶지 않기 때문입니다. 그리고 45개의 장치는 명백하게 자유롭게 판매되었습니다."
판사2: "네, 저도 그렇게 생각합니다. 12월 데이터가 중요하다고 생각합니다. 하지만 지방법원 판사가 말한 것처럼 12월 이전에 일어난 LNK와 이지스 사이의 의미 있는 활동에 대한 설명이 필요하다고 생각합니다."
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "맞습니다. 하지만 지방법원의 판결문을 보면 법원은 12월 이후에 그 45개의 기기가 아무런 제약 없이 판매된 것이 정말 이상하다고 생각했습니다. 그 후로 Aegis Spine은 제품을 개발할 수 있었습니다."
판사2: "명확하게는 모르지만 그것은 사실 문제가 아닙니다. 왜냐하면 그것이 만료되었기 떄문입니다."
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "우리가 주장하는 것은 만료일이 아니라 위탁판매가 아니라는 사실입니다."
판사1: "DBA의 기밀성 섹션을 제한하는 것은 무엇입니까? 신탁의무 부분에 제한이 있는 것으로 알고 있습니다. 그러나 기밀 유지 섹션과 DBA를 위탁으로 제한하는 것은 무엇입니까?"
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "전체 계약은 위탁에 관한 것이었습니다. 그래서 그것이 기밀 계약을 제한하는 것입니다. 우리가 가져갔다면 우리가 판매를 하고 이 임플란트와 완전히 동등한 수수료를 받았다는 것을 의미하지 않습니다. 우리는 그들이 계약에 따라 판매되지 않았기를 원합니다. 그것이 판매되지 않았다는 것을 치안 판사가 발견한 것은 꽤 분명합니다."
판사1: "기밀 유지 조항의 광범위한 언어는 위탁된 인벤토리에만 기밀성을 제한하지 않습니다. 섹션 F에서 위탁 재고로 정의된 재고에 대한 수탁 의무를 틀림없이 제한하는 섹션 3 A에서 주장이 있을 수 있지만 동일한 재고 제한이 섹션 7에는 없습니다. 훨씬 더 광범위하게 정의된 기밀 정보와 관련하여 기밀 정보 및 책임에 대해 설명합니다."
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "그것은 다르게 정의되고, 더 광범위하다는 것을 인정할 수 있습니다. 즉, 단순한 사실은 기밀성, 제한이 계약의 일부라는 것입니다. 전체. 계약은 전체 배포 계약에 대해 말하고 배포 계약이 완전하지 않았습니다. 계약서의 보면 이 계약서에서 판매의 정의는 고객이 제품을 구매하고 유통업체에 송장을 발행하는 것입니다. 즉, 우리의 구매가 아닙니다. 이것이 바로 이 계약서의 내용입니다."
판사1: "나는 그것이 기밀 정보의 광범위한 정의에 영향을 미치지 않는다고 생각합니다."
Mr. Gregory A. Castanias (Aegis Spine): "글쎄요, 저는 그 판매 조항과 관련하여 한 가지 더 지적하고 싶습니다. 12월 제품에 대해서 우리는 반품 및 환불해달라고 요청했습니다. 그들은 안된다고 했고, 그 제품은 우리꺼라고 했습니다. 그 후 우리는 그것으로 할 수 있는 일을 할 수 있어야 합니다. 데스트 데이터에 관해서 증거가 강력하지 않으며, 그것이 사실이라고 할지라도 판매금지가처분을 지지하는 증거가 아닙니다. 그리고 이것이 계약위반이라면 손해에 대해서 구체화할 수 있어야 합니다. 관대해 주셔서 감사합니다. 판사님을 다시 뵙게 되어 반갑습니다."
판사1: "매우 감사합니다. 양측 덕분입니다. 브리핑의 질을 위해 오늘 주장의 질을 위해. 우리는 매우 감사하고 우리는 양측 변론에 따라 결정을 내리겠습니다."
엘앤케이바이오 자회사인 Aegis Spine 미국소송 담당 로펌은 Jones Day다. Jones Day는 125년 이상의 역사를 가진 명문로펌으로 세계 최정상급 로펌이다.
Jones Day에게 엘앤케이바이오의 운명이 걸렸다. 판매금지가처분 결정 취소 판결을 받아낼 수 있을지가 핵심이다. 그리고 나아가서는 지방법원소송에서 승소 또는 현재 상황을 반전시킬 수 있는 분위기만 만들어도 대성공이다.
소송히스토리를 통해 Aegis Spine의 Jones Day 팀 구성을 추정해보자.
공식적으로 밝혀진 팀구성은 총 3명이다.
Greg Castanias, Jason Winchester, Shehla Wynne
Greg Castanias는 파트너 변호사로 Aegis Spine소송대응팀의 리더로 추정된다. Greg Castanias는 Jones Day's Federal Circuit team의 리더이며, 항소 및 지식재산권 소송 경험이 30년에 달하는 엄청난 베테랑이다.
Jason Winchester 역시 파트너 변호사로 20년 이상의 소송 경험이 있으며, 50건 이상의 특허소송을 다루었다.
Shehla Wynne는 지방법원과 PTAB에서 바이오의약품 특허 소송을 중점적으로 다루었다.
이 셋의 공통점은 지식재산권 분쟁에 특화된 변호사들이란 점이며, 바이오 관련 기업에 대한 경험이 많다.
이들의 능력치만 보면 소송에서 패배할만한 명확한 요인 없는 이상 질것이라는 예측은 섣불리 할 수 없어보인다.
그 요인이 명확한지는 엘앤케이바이오만이 알고 있다.
일단 소송은 벌어진 일이고 엘앤케이바이오는 지금은 할 수 있는 최선의 방어진을 구축한 상태다. 추가로 할 수 있는 일은 아무겂도 없고 오직 잘되길 믿고 기다려보는 수 밖이다.
다만 엘앤케이바이오 투자자가 생각할 점은 7월에 엘앤케이바이오에서 발생해야만 하는 이벤트들이다.
첫번째는 한국 건강심사평가원의 엘앤케이바이오 제품의 평가 결과다. 애초에는 6월말로 예상된다고 했었는데 아직도 무소식이다. 이번달에는 나와야 한다.
두번째는 미국 MSOT에서의 첫 수술 케이스가 나와야 한다. 이 수술이 잘되어야지 다음 제품 주문이 발생할 수 있다. 이것은 7월 초나 중순으로 예상된다고 하였으니 늦어도 다음주 내에는 관련소식이 나와야 한다.
세번째는 엘앤케이바이오가 회피설계로 개발한 제품의 FDA승인 요청이 7월 말에 이루어져야 한다. 늦어도 8월 초에는 이루어져야 한다. 그것이 엘앤케이바이오가 주주들에게 한 약속이다.
이 세가지가 발생하거나 발생하는 결과를 보고 향후 엘앤케이바이오 투자의 방향성을 정해야 한다.
Greg Castanias, head of Jones Day's Federal Circuit team, has almost 30 years' experience as a leading appellate and intellectual property litigator. His experience includes five Supreme Court arguments, nearly 100 Federal Circuit arguments, and countless others in federal and state courts from Alaska to Connecticut. He is a Fellow of the American Academy of Appellate Lawyers.
With more than 20 years of experience as a trial lawyer, Jason Winchester has handled numerous high-profile civil disputes. He is an acknowledged leader in patent litigation arising under the Hatch-Waxman Act and has represented innovator drug companies in more than 50 patent infringement actions. Jason is coordinator of the Business & Tort Litigation Practice in the Firm's Chicago Office.
Dr. Shehla Wynne represents clients in intellectual property matters, with a particular focus on biopharmaceutical patent litigation in district courts and at the Patent Trial and Appeal Board (PTAB). She has experience with issues arising under the Hatch-Waxman Act and the Biologics Price Competition and Innovation Act (BPCIA). Her experience spans discovery, motion practice, trial, and appeals. Shehla also has experience in IP due diligence evaluations and competitive landscape analyses in the biotechnology and medical device sectors.
Jones Day는 2514 명의 변호사를 보유하고 있으며 미국에서 7위다. 2020년 총 매출 2,226,424,000 달러로 The American Lawyer의 2021 Am Law 200 순위에서 10위를 차지했다. 2020 Global 200 설문 조사에서 Jones Day는 세계에서 14번째로 높은 수익을 올린 로펌으로 선정되었다.
엘앤케이바이오의 자회사인 Aegis spine이 미국의 Life spine과 소송 중이다. 현재 Aegis spine이 AccelFix-XT 제품의 판매금지 가처분을 받은 상황이다.
Aegis spine은 항소하였고 항소법원의 판단이 있을 때까지 판매금지가처분 결정을 우예시켜달라고 지방법원에 요청하였다. 하지만 지방법원에서는 여러 증거 등을 바탕으로 판단한 결과 라이프 스파인이 승소할 가능성이 높다며 유예를 기각하였다.
구체적으로는 Aegis spine이 계획적으로Life spine 제품을 모방 또는 리버스 엔지니어링하려고 하였다. 그리고 Life spine의 비밀정보를 제3자에게 누설하고, Life spine에게 고지하지 않은 채 무단으로 Life spine 제품을 출하했고, 계약에 담긴 비밀 유지 의무에 대한 직원 교육을 제대로 하지 않은 점으로 미루어 볼 때 Life spine의 승소가능성이 높다고 판단하였다.
엘앤케이바이오의 소송 상황은 나빠보인다. 항소한다고 해도 돌파구는 없어보인다.
최대한 빨리 최소의 비용으로 합의하는 것이 최선책으로 보인다.
A preliminary injunction preventing Aegis’s marketing and sale of its AccelFix-XT line of expandable medical devices has been in effect since April 5, 2021. Aegis’s attempt to stay the injunction was denied on May 4, 2021.
The United States District Court for the Northern District of Illinois issued the injunction after finding that Aegis and its parent company, L&K Biomed Co., Ltd., used Life Spine’s proprietary PROLIFT® expandable cage to develop the AccelFix-XT. In response to Aegis’ motion to stay the injunction pending its appeal to the Seventh Circuit, the Court reaffirmed its finding that “Life Spine has a high likelihood of success on its [various] claims based on evidence that, among other things, Aegis took calculated steps to help copy or reverse engineer the PROLIFT implant, disclosed Life Spine’s confidential information to third parties, shipped the PROLIFT implant to a third party without Life Spine’s knowledge or permission, and failed to train its employees regarding its contractual confidentiality obligations.”
Given the Court’s wholesale rejection of Aegis’s arguments, the injunction preventing Aegis’s marketing and sale of any items in the AccelFix-XT product lineremains in effect.
Life Spine’s CEO Michael Butler said of the ruling: “The Court’s ruling validates our claims and we appreciate the thorough analysis of the issues presented. The ruling protects the propriety technology around our PROLIFT Expandable Implants.”
